Con la registrazione del marchio il titolare ne acquisisce il diritto d’uso esclusivo per tutti i prodotti e i servizi rivendicati nella domanda di registrazione, nonché per i prodotti e i servizi affini.
Al titolare non è richiesta nessuna ulteriore attività burocratica (ad esclusione del rinnovo alla scadenza decennale), per conservare inalterato il diritto d’uso esclusivo sul marchio registrato.
Tuttavia, la legge impone che, a pena di decadenza, il marchio registrato debba formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione.
La ratio della norma citata è chiara e tende ad evitare che possa costituirsi un monopolio su di un segno che non corrisponda ad un’effettiva esigenza imprenditoriale o commerciale e che sottragga l’uso dello stesso a soggetti che potrebbero, invece, farne effettivo uso nell’attività economica.
Per quanto riguarda il marchio italiano, il primo comma dell’art. 24 c.p.i., dispone che: “a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”.
Per i marchi dell’U.e. vale lo stesso principio, contenuto, nello specifico, nell’art. 58 del Regolamento (RMUE 2017/2001).
Il termine di cinque anni dalla registrazione è comunque un termine più che sufficiente per consentire al titolare di un marchio registrato di utilizzarlo nel mercato di riferimento, per cui la norma in esame non deve essere considerata come un ostacolo per il titolare del marchio, ma più che altro come un termine essenziale a favore della collettività che potrebbe beneficiarne e non essere limitata nell’iniziativa economica dalla mera esistenza nel Registro di un marchio non utilizzato per un lungo periodo.
In ogni caso, il titolare del marchio registrato che abbia iniziato l’uso effettivo dello stesso nei termini previsti, per evitare di incorrere in eccezioni di decadenza da parte di un concorrente, deve utilizzare il marchio nella stessa forma in cui è stato registrato.
Ferma restando la suddetta regola, è considerato valido, ed esclude la decadenza, l’uso di quel marchio che, pur differenziandosi dalla forma oggetto di registrazione, non ne alteri il carattere distintivo.
Nel caso in cui un marchio registrato venisse utilizzato dal titolare in una forma differente da quella registrata (ad es.: aggiunta, omissione o modifica degli elementi distintivi), si dovrebbe prestare la massima attenzione per verificare preventivamente che la modifica apportata non alteri il carattere distintivo del marchio registrato, perché un’eventuale alterazione del carattere distintivo del marchio registrato equivarrebbe ad un “mancato uso”.
Qualora si verificasse in concreto un uso in una forma diversa da quella registrata, tale da incidere sul carattere distintivo del segno, la soluzione più prudente ed efficace sarebbe quella di registrare il marchio nella nuova forma utilizzata.
Nella prassi, i casi più comuni in cui un marchio registrato viene utilizzato in forma diversa sono costituiti dai marchi denominativi, dai marchi combinati (costituiti dall’insieme di elementi verbali e di elementi grafici), e dai marchi puramente figurativi (costituiti solo da elementi grafici).
Per quanto riguarda i marchi denominativi, è possibile riprodurre gli stessi anche in forma diversa (ad es.: stilizzazione grafica; rappresentazione in un carattere tipografico particolare; modifica dei colori o della posizione; ecc.), in quanto non vi è alterazione del carattere distintivo del marchio denominativo registrato in tutti quei casi in cui la parola resti identificabile in quanto tale nella diversa forma utilizzata.
Per quanto riguarda i marchi combinati, invece, dovrà valutarsi, di volta in volta, se la forma del marchio utilizzato, che si differenzia da quella registrata, alteri o meno il carattere distintivo di quest’ultima.
Si ritiene, in linea di principio, che tutti gli elementi distintivi del segno registrato contribuiscono al suo carattere distintivo, per cui l’omissione di uno di tali elementi nel segno utilizzato potrebbe alterare il carattere distintivo del marchio registrato.
Non vi è alterazione del carattere distintivo registrato, invece, quando gli elementi omessi, contenuti nel marchio registrato, siano irrilevanti in ragione delle loro dimensioni ridotte e/o della loro posizione, oppure non abbiano una capacità distintiva rilevante.
Per quanto riguarda i marchi puramente figurativi, il carattere distintivo deriva dagli elementi grafici in una particolare rappresentazione. Di conseguenza, la modifica della rappresentazione nella forma utilizzata potrebbe alterare il carattere distintivo del marchio registrato, a meno che la modifica non riguardi caratteristiche (ad esempio, colore, forma) che non contribuiscono in modo essenziale al carattere distintivo del segno.
